35 U.S.C. §101 — Patent-Eligibility in der Praxis

35 U.S.C. §101 legt fest, welche Gegenstände überhaupt patentierbar sind: Verfahren (process), Maschinen (machine), Erzeugnisse (manufacture) und Zusammensetzungen (composition of matter). Gerichtlich entwickelte Ausnahmen schließen jedoch abstrakte Ideen, Naturgesetze und Naturphänomene aus — auch wenn sie in einem der vier gesetzlichen Kategorien angesiedelt sind.

Der Prüfer wendet den vom Supreme Court in Alice Corp. v. CLS Bank Int'l (2014) und Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs. (2012) aufgestellten Zwei-Stufen-Test an:

• Stufe 2A (Prong 1): Ist der Anspruch auf eine gerichtlich entwickelte Ausnahme gerichtet? (Abstrakte Idee, Naturgesetz, Naturphänomen)
• Stufe 2A (Prong 2): Integriert der Anspruch die Ausnahme in eine praktische Anwendung?
• Stufe 2B: Falls nein — fügt der Anspruch „significantly more" hinzu, das über die Ausnahme hinausgeht?

Seit dem 2019 Revised Guidance (PEG) klassifiziert das USPTO abstrakte Ideen in drei Untergruppen: mathematische Konzepte, bestimmte Methoden der Organisation menschlicher Tätigkeit, und mentale Prozesse. Softwarepatente, Geschäftsmethodenpatente und medizinische Diagnostik-Verfahren sind am häufigsten betroffen.

Relevante Urteile: Alice (2014), Mayo (2012), Enfish v. Microsoft (Fed. Cir. 2016 — positiv: spezifische Verbesserung der Computertechnologie), McRO v. Bandai Namco (Fed. Cir. 2016 — positiv: computerimplementiertes Verfahren mit konkreten Regeln), Berkheimer v. HP (Fed. Cir. 2018 — Faktenfrage: ob Elemente well-understood, routine, conventional sind).

Der Prüfer kombiniert diese Muster oft: Er stuft den Kern des Anspruchs als abstrakte Idee ein (Stufe 2A Prong 1), verneint die praktische Anwendung (Prong 2) und qualifiziert alle weiteren Elemente pauschal als WRC (Stufe 2B). Das Ergebnis ist eine Ablehnung, die ohne konkrete Evidenz für die WRC-Einstufung auskommt — was Berkheimer eigentlich als Faktenfrage ausgewiesen hat.

Vier bewährte Strategien, in absteigender Wirksamkeit:

1. Praktische Anwendung nachweisen (Prong 2): Zeigen, dass der Anspruch die abstrakte Idee in eine spezifische, messbare technische Verbesserung integriert. Konkrete Parameter, Architekturbeschreibungen und Verweise auf spezifikationsseitige Figuren stärken dieses Argument. Enfish-Prinzip: Verbesserung des Computers selbst (nicht nur durch einen Computer).
2. WRC-Einstufung angreifen: Der Prüfer muss konkrete Evidenz für die WRC-Einstufung liefern. Fehlt diese, ist die §2B-Analyse fehlerhaft. Auf Berkheimer verweisen: WRC ist eine Faktenfrage, die der Prüfer mit Fundstellen (MPEP §2106.05(d)) belegen muss.
3. Anspruch durch technische Spezifikation enger fassen: Konkrete Algorithmenparameter, Datenstrukturen, Netzwerkprotokolle oder Messgrenzwerte in den Anspruch aufnehmen. Generische Funktionsmerkmale durch Strukturmerkmale ersetzen.
4. Interview-Request: §101-Ablehnungen sind häufig auf Missverständnisse des technischen Sachverhalts zurückzuführen. Ein Telefoninterview klärt die Klassifizierung des Gegenstands oft schneller als eine schriftliche Erwiderung.